SISTEMA ATRIBUTIVO DE DIREITO PARA REGISTRO DAS MARCAS NO BRASIL

Exemplo: NOME DO ALUNO SISTEMA ATRIBUTIVO DE DIREITO PARA REGISTRO DAS MARCAS NO BRASIL ANÁLISE DAS MARCAS NOTÓRIAS Monografia apresentada à Banca Examinadora do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas, como exigência parcial para a obtenção de título de Bacharel em Direito sob a Orientação do(a) Profº (a). Nome do Professor. Data de Aprovação: ____/____/___ BANCA EXAMINADORA _____________________________________ Prof. a) Orientador (a) _____________________________________ 1º Membro da Banca _____________________________________ 2º Membro da Banca Dedicatória AGRADECIMENTOS Aos meus pais. “Epígrafe” RESUMO O presente trabalho tem como escopo a busca pela definição e a explanação dos conceitos acerca do direito à propriedade presentes na Constituição Federal de 1988, carta Maior que direciona todo o direito que dela advir. ABSTRACT The present work has as scope the search for the definition and explanation of the concepts about the right to property present in the Federal Constitution of 1988, a major letter that directs all the right that comes from it.

In a bibliographical analysis, searching for the best doctrines, articles and jurisprudence, a detailed study of the concept of property in the constitutional text, in addition to the determinations of the Brazilian doctrinators and what they understood by the right to property was analyzed, also analyzing the scope of civil law that includes industrial property, copyrights, trademarks and patents. Therefore, following the method of bibliographic research, since the multiple perspectives of applicators of the Brazilian legal system are used as scientific basis, through books, articles, jurisprudence, academic papers, reports, as well as specific and comparative laws pertinent to the proposed theme. Through the method of qualitative analysis, the objective of this work is the analysis of perceptions and analyzes of the doctrinaires and the contents present in the entire Brazilian legal system in the first chapter.

Analyzing initially, in the initial chapter we sought the explanation of what property is and how it is defined in legislation and doctrine. Propriedade de Inventos, Patentes e Marcas 23 2 MARCA 26 2. Origem e Evolução da Marca 26 2. Conceito de Marca 27 2. Funções das Marcas 28 3 PRINCÍPIOS ATRIBUÍDOS ÀS MARCAS 32 3. Princípio da Territorialidade 32 3. Em análise bibliográfica, buscando as melhores doutrinas, artigos e jurisprudências, buscou-se o estudo minucioso do conceito de propriedade no texto constitucional, além das determinações dos doutrinadores brasileiros e o que entendem pelo direito à propriedade, analisando também o âmbito do direito civil que inclui a propriedade industrial, os direitos autorais, as marcas e patentes. Portanto, seguindo a modalidade da pesquisa bibliográfica, posto que sejam utilizados como base científica os múltiplos olhares de aplicadores do direito do ordenamento jurídico brasileiro, por meio de livros, artigos, jurisprudências, trabalhos acadêmicos, reportagens, bem como leis especificas e comparativos pertinentes ao tema proposto.

Por meio do método de análise qualitativa, o trabalho tem como objetivo a análise de percepções e análises dos doutrinadores e dos conteúdos presentes em todo o ordenamento jurídico brasileiro constante no primeiro capítulo. Analisando inicialmente, no capítulo inicial buscou-se a explanação do que é a propriedade e em como ela se define na legislação e doutrina. A metodologia exploratória permite com que sejam explorados os assuntos em busca da melhor conceituação do assunto que cerca os direitos das marcas, inclusive no que diz respeito a sua notoriedade e análise das suas concessões e permanências no mundo jurídico. Dessa forma, foram expostos os julgados que melhor trataram do assunto, espelhando o acatamento da jurisprudência em prevalência das marcas notórias e do reconhecimento de oportunismo por outras marcas que tentam se aproveitar de outras semelhantes.

A PROPRIEDADE NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL No presente capítulo será estudado o direito de propriedade na Constituição Federal de 1988, bem como as explicações acerca do que advém quando se tem a ideia de direito de propriedade imaterial, no caso também chamada de propriedade industrial. Esse direito é previsto na Constituição Federal de 1988 e também possui sua regulamentação em legislação infraconstitucional, a Lei nº 9. de 14 de maio de 1996, os direitos atrelados constitucionalmente e aquilo que consta na lei agem em conjunto firmando uma cadeia de sistematizações de regulamentação das propriedades industriais que serão aquelas efetuadas pela própria concessão de patentes de invenções, modelos de utilidade, desenhos industriais e marcas. No primeiro subitem serão explanadas as considerações iniciais do tema, explorando na doutrina e na legislação o que cada item significa no direito brasileiro, de forma a definir o que é a invenção, o modelo de utilidade o desenho industrial e a marca.

A tutela da propriedade industrial é efetuada pela concessão de patentes de invenções ou modelos de utilidade e de registros de desenhos industriais e marcas, sem embargo da prevenção e repressão às falsas indicações de procedência, expressões ou sinais de propaganda e concorrência desleal no mercado de consumo, na redação dos arts. º, 6º, 94, 122, 176 e 191 da Lei n. Como há a definição na doutrina, os bens incorpóreos tutelados pelo direito industrial serão: a invenção, o modelo de utilidade, o desenho industrial e a marca. A invenção, segundo Vasconcelos3 afirma que não há na legislação do Brasil um conceito de invenção, mas pode ser caracterizada como um produto original, fruto da imaginação e o do intelecto humano e suscetível de aproveitamento industrial.

O modelo de utilidade é definido pelo autor no sentido de que é um objeto de uso prático e suscetível de uma aplicação industrial, é um modelo que vem para aperfeiçoar uma invenção já existente, dessa forma, modelo de utilidade é “um objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação”4. Os casos imateriais são os que tratam dos direitos autorais, da propriedade industrial (marcas) e do direito de herança. Essa amplitude que o direito de propriedade possui é explanada por Mendes10 afirmando ser um produto de mudanças e evoluções que o próprio direito brasileiro sofreu com o passar dos anos.

O autor, neste sentido, demonstra a mudança no pensamento do direito a partir da Constituição Weimar na Alemanha em 1919, considerada um dos textos basilares para todas as outras constituições que depois dela surgiram. Já sob o império da Constituição de Weimar passou -se a admitir que a garantia do direito de propriedade deveria abranger não só a propriedade sobre bens móveis ou imóveis, mas também os demais valores patrimoniais, incluídas aqui as diversas situações de índole patrimonial, decorrentes de relações de direito privado ou não. O art. Outros direitos, como os relacionados ao devido processo legal e os remédios constitucionais, são também enquadrados nesta categoria e são os chamados pelo autor de direitos civis e políticos.

Além dos direitos de primeira geração, os direitos de segunda geração abarcam a ideia das liberdades positivas que exigem a atuação do Estado para que seja garantida, porém, são aqueles que condizem com os direitos sociais presentes no artigo 6º em diante da Constituição Federal de 198817. Os direitos de terceira geração dizem respeito aos direitos e fraternidade ou de solidariedade, como Sarlet18 explicou em sua obra, sendo caracterizados como direitos de titularidade transindividual. Logo, percebe-se que o direito de propriedade é um direito de primeira geração, que diz respeito às liberdades negativas, onde o Estado não poderá atuar intervindo nos direitos, porém, não é uma norma absoluta. Portanto, Mendes19 ainda abarca a discussão acerca dos direitos de propriedade e se estes seriam direitos subjetivos públicos de caráter patrimonial.

O conceito de propriedade intelectual é citado por Barbosa27 que afirma que foi uma definição da Convenção da OMPI (Organização Mundial da Propriedade Intelectual). Define como Propriedade intelectual, a soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, às invenções em todos os domínios da atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais, à proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico28. O que se verifica nos incisos do artigo 5º é que esse direito dos autores recai para a transmissão dos herdeiros pelo tempo que a lei fixar, ou seja, é de se considerar que este artigo, em face dos herdeiros e do tempo que poderão usufruir dos direitos autorais é uma norma de eficácia limitada, onde neste caso, a lei regulamentará e irá prescrever o tempo que poderá ser exercido o direito do herdeiro.

Diante disso, explica Bastos29 que o conceito constitucional da propriedade é mais lato do que aquele o direito privado se serve, neste caso, o texto constitucional tornou necessária a extensão da proteção que, no início visava a relação do homem com as coisas, passando à auferir direitos e deveres no que diz respeito à titularidade da exploração dos inventos e das criações artísticas de obras literárias e “até mesmo a direitos em geral que hoje não o são na medida em que haja uma devida indenização da sua expressão econômica”30. Para regulamentar, alterar, atualizar e consolidar esses direitos nos incisos XXVII e XXVIII, surge a Lei nº 9. O autor poderá, a qualquer tempo, reivindicar a autoria de uma obra, possuindo a partir do seu reconhecimento, o poder de decisão quanto a qualquer forma de modificação ou divulgação da sua criação, inclusive no que couber a intenção de tirar a obra de circulação, essa e outras possibilidades estão elencadas no artigo 24, da lei nº 9.

de 19 de fevereiro de 199835. O autor Gama36 expõe claramente o assunto. Há na realidade, duas vertentes no âmbito das situações relacionadas aos direitos autorais, às marcas e patentes, ainda que também se reconheça a distinção entre as duas principais modalidades de propriedade intelectual: os direitos autorais (propriedade intelectual stricto sensu) e as marcas e patentes (ou propriedade industrial). Sob a vertente pessoal, tais direitos compreendem a paternidade da obra em virtude da criação (daí decorrer da personalidade do autor ou inventor). Além disto, conforme o caso, conservar o sigilo é arriscado do ponto de vista da empresa, senão de todo impossível. Tal se dá, por exemplo, na maioria das inovações do campo da mecânica, que é o campo clássico das invenções, e objeto da primeira patente na história41.

Da forma com que explorou o assunto, Mendes42 colocou em pauta a ideia de que o âmbito de proteção de caráter normativo das marcas e patentes, outorgou ao legislador a possibilidade de atuar em conformação ampla, de forma que não poderá agir suprimindo garantias estabelecidas a fim de transformar radicalmente o instituto com repercussões diretas e imediata para posições protegidas. O autor introduz que, não é raro que as questões que sejam voltadas para propriedade industrial estejam envoltas do tema do direito adquirido. O Supremo Tribunal Federal foi suscitado em Recurso Extraordinário para decidir acerca de direito adquirido em regime jurídico de um instituto de direito. Ao contrário, faculta-se ao Estado que aperfeiçoe institutos, garantindo, no caso, que os sujeitos domiciliados no exterior, agraciados com direitos de marca, constituam procurador no Brasil, de modo a facilitar o acesso ao Poder Judiciário daqueles que, contra eles, possuam determinada pretensão, cominando para a inércia determinada sanção.

Essa previsão, embora como consequência possa atingir a situação jurídica subjetiva daquela pessoa, que deixará de ser detentora da propriedade de marca, não tem o condão de prejudicar direito adquirido. Não se aplicou retroativamente, por exemplo, uma determinada condição para o registro de marca – que à época não era exigida, de modo a sumariamente extinguir mencionado direito. O que se fez foi instituir uma obrigação nova, estabelecendo um prazo razoável para seu cumprimento, e estabelecer uma sanção47. Entende-se, portanto, segundo Mendes48 que é claro que as alterações legislativas afetam o exercício de direitos fundamentais de âmbito de proteção marcadamente normativo, verificando que as tentativas de superar a questão baseado no direito adquirido dá-se por frustrada, em razão da consideração pelo Supremo Tribunal Federal em entender que os institutos jurídicos e as garantias são suscetíveis de atualização, sem poder invocar a garantia do direito adquirido.

No subitem acerca da explanação da função da marca, o escopo será demonstrar qual o objetivo específico da existência de um registro de marca, a fim de verificar qual a verdadeira intenção daquele que demarca seus produtos e neles insere signos, sinais audiovisuais e cores que diversificam seus produtos dos outros. ORIGEM E EVOLUÇÃO DA MARCA Não se sabe ao certo qual o primeiro registro de uma marca na história da humanidade, na obra de Pinheiro50 há a explicação de que os estudiosos da matéria possuem diversos documentos e registro históricos, mas não houve apuração do que veio primeiro, afirmando que uns afirmam se tratar da origem pelos fazendeiros e demarcação dos seus rebanhos com o emblema da família, outros depositam a ideia de que a origem se deu na Grécia Antiga, onde se apunha o brasão nas obras de cerâmica para conseguir identificar quem foram os autores dela.

Pinheiro51 dispõe que foi na Revolução Industrial que surge a real marca nos produtos, onde os fabricantes colocavam os nomes das fábricas nos produtos para que os consumidores pudessem saber a origem daquilo que estava se adquirindo, de forma que assim, pudessem fidelizar-se a determinado fabricante. Neste âmbito, a origem e evolução das marcas teve como maior escopo e objetivo, segundo Roberts52 afirma que foram desenvolvidas para criar diferenças entre os produtos que corriam risco de não serem vistos nas prateleiras, mercados ou vendas, impedindo com que se tornassem meras “pedras no meio do cascalho” como asseverou o autor. Ainda neste aspecto, Martins53 elucida que as marcas, inclusive as grandes marcas de alto renome, têm sua imagem, espírito e emoção que acarreta ao produto uma personalidade própria bem definida, devendo a sua conceituação ir além dos atributos, benefícios e do próprio uso, devendo ser levada em consideração a afirmação acerca da sua personalidade aplicada ao produto.

Está claro que a mais moderna técnica comercial tenta ampliar o papel criador de clientela dos signos distintivos, sem os quais a publicidade seria inconcebível, mas, historicamente, é como meio de conservação da clientela obtida que se concebe tais signos55. As marcas, portanto, são todos os sinais distintivos e expressos em palavras e figuras, de acordo com Pinheiro56 que confirma que é destinado a atribuir a procedência e a referência de qualidade de determinado produto ou serviço, de forma que crie uma fidelidade entre o consumidor final e o fabricante, de forma que diferencie determinado produtor ou prestador de serviços dos seus concorrentes. FUNÇÕES DAS MARCAS A função da marca é determinar diretamente ao produtor ou ao fabricante o uso exclusivo dela de forma que seja possível colocá-la em evidência a fim de que alcance o seu objetivo principal: criar uma imagem do produto de forma que venha a fidelizar o cliente que adquire ou contrata seus serviços, de forma que seja referência de qualidade e que as pessoas busquem pontualmente aquilo.

O registro da marca, segundo Pinheiro57 é em muitos casos para a empresa o bem mais precioso, de forma que seja mais valiosa do que a soma de todos os ativos da empresa. Utilizadas de forma estratégia, as marcas atribuem, ao serem registradas, ao titular o seu direito de explorá-la comercialmente, concomitantemente, proíbe e impede de que outros comerciantes venham a utilizá-la. Aqueles que detém o registro da marca, segundo os autores, devem zelar pela integridade do material e a sua reputação, disposições essas que são abarcadas pelos artigos 129 e 130 da Lei nº 9. de 14 de maio de 199660. Diante disto, alguns autores consideram a licença de marca como um ato pelo qual o titular compromete-se a não opor contra o licenciado os seus direitos de exclusividade.

Seria, portanto, um ato de natureza “negativa”. Outros doutrinadores, por outro lado, consideram haver igualmente um aspecto “positivo” no licenciamento da marca, representado pela outorga, limitada no tempo, de um direito de uso, equiparável, por analogia, à locação ou comodato de bem móvel, como vimos anteriormente61. Outra função da marca será a certificação, utilizada para atestar que está em conformidade com as normas e as especificações técnicas que dela são necessárias para estarem no mercado, definindo a qualidade, natureza e o material utilizado na metodologia empregada. Enfim, a marca coletiva, outra função utilizada com o registro da marca, é utilizada para identificar produtos ou serviços que advém de membros de uma determinada entidade, demonstrando o que cada entidade vem a produzir e a sua qualidade.

PRINCÍPIOS ATRIBUÍDOS ÀS MARCAS Os princípios atribuídos às marcas merecem destaque dado o objetivo específico do trabalho ao se trabalhar as marcas notoriamente conhecidas. De acordo com a análise doutrinária, encontrados os dois princípios considerados mais relevantes, serão analisados no sentido de buscar melhor conceituação do assunto. O princípio da territorialidade está pautado em diversas leis infraconstitucionais que trataram do assunto, inclusive acordos internacionais ratificados pelo Brasil e que influenciaram a redação do texto da Lei nº 9. O presente artigo discute a possibilidade de haver a vedação e a proibição do uso de marca que seja reconhecidamente imitação, reprodução ou tradição de outra já existente. Além disto, o artigo ainda protege as situações que podem ocorrer confusão entre duas marcas de acordo com os sinais e aquilo que possuem como característica.

Neste mesmo sentido, a Convenção da União de Paris ainda explica que tal proibição recairá sobre a parte essencial da marca foi constituída como uma reprodução de marca notoriamente conhecida ou que seja suscetível de imitação e que venha a estabelecer confusão entre elas. Esse amparo legislativo também tem seu uso no artigo 16. do Acordo TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)68, aprovado pelo Brasil no Decreto nº 1. É evidente que, em se tratando de norma posta, esta é aplicável pelo INPI, independente de provocação da parte. No entanto, existe um natural constrangimento por parte dos examinadores do INPI em aplica-lo, independentemente de provocação, até porque lhes falta prova documental que dê sustentação à sua sustentação à sua decisão.

Assim, apesar de redundante, a expressa autorização é consequente72. A conclusão da análise que remete ao princípio da territorialidade e a sua exceção, diz respeito a proteção ampliada pelo artigo 6º bis do TRIPS, implica a uma proteção no âmbito da marca não registrada no país. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE A definição do princípio tem ênfase na obra de Gusmão73 afirmando o autor que é aquele que tem proteção delimitada dos produtos ou serviços que sejam iguais ou semelhantes. DE 14 DE MAIO DE 1996 Seguindo a delimitação do tema acerca da análise das marcas e posteriormente, a tratar do objetivo específico do assunto quanto às marcas notórias, é preciso analisar a lei de forma que seja conceituada o seu amparo legal, o âmbito protetivo das marcas, o que poderá haver de exceções ou não.

No primeiro subitem será trabalhado de forma expositiva os pontos relevantes para entendimento do âmbito de criação de proteção e amparo legislativo das marcas, remontando o passado histórico, a posição e visão de acordo com os estudos realizados pelos doutrinadores brasileiros de acordo com o contexto mundial e depois direcionado à evolução da marca internamente no país. Após a exposição dos pontos relevantes, deve-se levar em consideração as definições que a lei busca trazer para melhor organizar a atuação do INPI para seus registros e identificação daquilo que é considerado propriedade industrial. Dessa forma serão conceituados o que é o invento, o desenho industrial, o modelo de utilidade e a marca. Em especial atenção às marcas, serão demonstradas também em exposição de figuras retiradas das doutrinas brasileiras, a fim de didaticamente explorar o assunto.

Ainda no sentido histórico, há a consideração do autor quanto ao tratamento atribuído na primeira metade do século XX quanto às definições dos países. Aquele que seria considerado desenvolvido era o país que possuía a economia mais forte em razão dos números de empresas e indústrias pesadas, afirmando que essa Era Industrial, importante para diversas ramificações que a sociedade é constituída hoje, prezava pelo grande volume de bens materiais, sendo produtoras de bens de consumo e ou capital. Atualmente, o valor das empresas passou a ser algo intangível. Jabur83 então considerada que o ramo deixou de prezar pelas fundições e indústrias pesadas para o know-how, ou seja, a técnica com que é desenvolvido, o conhecimento que é criado ao desenvolver um produto e a força intelectual, não mais a braçal, mesmo está sendo importante para suas produções.

A própria evolução da moeda acompanha essa tendência para o intangível. O homem-produtor, desde a Antiguidade, teve a inclinação de assinalar, de modo característico, a sua produção. Na Idade Média era comum empregarem-se marcas figuradas, constituídas de linhas retas ou curvas, sendo reconhecido como direito privado absoluto, protegido que era pelas corporações de mercadores. Em 1386, por exemplo, D. Pedro IV, rei de Aragão, ordenou que os tecelões do Reino pusessem a marca da cidade nas peças de tecido, aparecendo, em 1445, marcas individuais determinadas pelas corporações de fabricantes de mantas. Na Idade Moderna, surge, na França, em 1803, legislação especial, organizando-se inclusive o seu registro e prevendo penas criminais, de contrafação, por falsificação de documentos privados e indenizações por perdas e danos87.

de 1996, a fim de demonstrar as definições e disposição legislativas. DEFINIÇÕES PRESENTES NA LEI A propriedade industrial tem em sua integração os bens com as quais a lei vem a proteger, esses bens incluem a invenção, o modelo de utilidade, o desenho industrial e a marca. A lei, portanto, como já visto prevê a efetivação mediante a concessão de patentes de invenção e modelo de utilidade, concessão do registro de desenho industrial, o registro de marca, a repressão às falsas indicações geográficas e também regulamenta a repressão à concorrência desleal, conforme define o artigo 1º. Mais além, para a concessão da invenção e do modelo de utilidade, segundo Coelho91, conduziu o estudo de que a concessão do direito de exploração com exclusividade se materializa no ato de concessão da respectiva patente, cujo nome se dá em “carta-patente”, já em relação ao desenho industrial e da marca se dá através do registro, com o documento do certificado.

O modelo de utilidade está presente no artigo 9 da lei92, considerado como uma espécie de aperfeiçoamento da invenção que será definida a seguir. Servem todas ao mesmo propósito, o de sentar. Este traço da futilidade é essencial para que a alteração no objeto seja, sob o ponto de vista jurídico, um desenho industrial, e não um eventual modelo de utilidade ou uma adição de invenção. Por outro lado, este mesmo traço aproxima o design da obra de arte. São ambos fúteis, no sentido de que não ampliam as utilidades dos objetos a que se referem (anote-se, contudo, que os objetos revestidos de desenho industrial têm necessariamente função utilitária, ao contrário daqueles em que se imprime a arte, desprovidos dessa função)98.

A próxima definição está a marca, escopo do trabalho, tratando da sua definição já vista no artigo 122 da Lei nº 9. O grupo de marcas nominativas, portanto, serão aquelas que são compostas exclusivamente por palavras, não apresentando uma forma particular de formas de letras, por exemplo, a Revista Direito de Empresa. As marcas figurativas, como o próprio nome infere na interpretação, está consistente em desenhos ou logotipos, o autor exemplifica a própria “gravatinha” da Chevrolet. FIGURA 1 – Exemplos de marcas figurativas. Fonte: PINHEIRO, Patrícia Peck. Manual de Propriedade Intelectual. Fonte: PINHEIRO, Patrícia Peck. Manual de Propriedade Intelectual. São Paulo: Universidade Estadual Paulista, 2012-2013. Disponível em www. ibilce. Disponível em www. ibilce. unesp. br/Home/. guia-pratico-do-manual-de-propriedade-intelectual. Como explica Pinheiro105 a marca que poderá ser registrada será a de caráter disponível do sinal apresentado, ou seja, não basta que seja um projeto original e perceptível, é preciso que também seja inédito e disponível.

Portanto, a pessoa que for registrar uma marca e que esta for identificada como uma marca já registrada, mesmo quando não for idêntica, é possível que o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, o INPI, não venha a acatar o pedido de registro por falta de originalidade do sinal pleiteado como marca. Por este fator que os sinais sonoros ou cheiros, como destaca do subitem anterior, não são passíveis de registro de marca. Um exemplo de um sinal sonoro que foi registrado como marca é o rugido do leão que é demonstrado no início dos longas que são da Metro-Goldwyn-Mayer, a MGM, porém, na legislação brasileira esse registro não é permitido que seja registrado. Por meio de exclusão, a legislação brasileira define aquilo que não será registrado como marca, sejam essas figurativas, nominativas, mistas ou tradicionais.

Sua estrutura regimental está presente no Decreto nº 8. de 22 de setembro de 2016111, onde aprova e organiza os quadros de funções, cargos em comissão e de confiança do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPI. Outro site informativo que relata as funções do INPI retrata que é o órgão responsável pela análise dos pedidos referentes aos direitos das marcas no Brasil, sendo que seus atos, anteriormente a sua autonomia e definição, eram exercidos pelo Departamento Nacional de Propriedade Industrial, o DNPI que foi criado em 1933 e extinto com a criação do INPI, assumindo então suas competências. Importante observar que o INPI se comunica sempre através de despachos, ou seja, decisões, proferidas pelos seus examinadores. Essas são publicadas na Revista da Propriedade Industrial – RPI, cuja veiculação é semanal.

Barbosa115 ainda define que as marcas notórias também poderão ser chamadas de “nomes mágicos”, pois a invenção nova de acordo com a expressão de que a medicina que cura e a máquina que voa, em razão de filmes e obras milionárias, quem vence a concorrência, produz efeito em todo o mercado, mantendo a mais elevada taxa de retorno: as modalidades de proteção da propriedade intelectual, a marca tem sido considerada pelas empresas americanas o maior bem de um empresa. Na Propriedade Intelectual, a mágica dos nomes está em cada detalhe. É o Aptiva, equipamento da IBM (aliás International Business Machines Corporation) que o consumidor encontra na Casa Universo ou no Infomarket. É o Chatêau Pétrus, um Pomerol, que o carioca vai buscar n’”O Lidador”.

É a goiabada de Campos ou o queijo de Serpa. A marca notória alcançava proteção em todas as classes, provocando, por conseguinte, correspondente restrição à liberdade de utilização do signo por terceiros, independentemente de ser a atividade idêntica, semelhante ou afim. Dada a sua extensão, era considerada exceção ao princípio da especialidade. Neste sentido, administrativamente entendia-se como marca notória, apta a receber proteção especial em todas as classes, a marca regularmente registrada no Brasil, detentora de fama e renome, amplamente conhecida por todas as camadas sociais, para assinalar determinado produto ou serviço. A LPI (Lei de Propriedade Industrial), em suas disposições, não recepcionou do CPI esta modalidade especial de proteção, encerrando, definitivamente, os conflitos entre a prática do antigo CPI e as regras da CUP119.

Explicando sucintamente o conceito, sob a sistemática anterior a marca notoriamente conhecida dependia de declaração de notoriedade e para obter essa declaração o requerente deveria instruir um requerimento com o seguinte preenchimento dos requisitos o valor da marca no ativo da empresa; valor dos gastos em propagandas; o alcance no mercado interno e externo, com número estimado de consumidores; denotação e enumeração das empresas nacionais e internacionais que utilizavam a marca; enumeração dos países em que a marca era encontrada; e por fim, a data inicial que a marca tinha sido registrada. Porém, há a diferença considerável de que a marca de alto renome é declarada pelo próprio Instituto Nacional de Propriedade Industrial sendo a sua notoriedade atestada, enquanto a marca notória independe do registro.

Como atesta Araújo123 tem-se que marca de alto renome faz parte do conjunto de inovações que a Lei nº 9. trouxe ao direito da propriedade industrial, incluindo a regulamentação dos direitos e as obrigações relativas ao instituto, de forma que a presente lei, segundo a autora, buscou superar dificuldades de definição que antes era sofrida pela lei anterior, Lei nº 5. de 21 de dezembro de 1971. Existe também a marca de alto renome, a qual se reveste de semelhança com a marca notória, ou seja, ambas de alto grau de conhecimento ou reconhecimento no setor público relevante, seja pelo tempo de atuação no mercado, seja pelo seu alcance geográfico. Assim, as marcas, segundo Barbosa130 são sinais distintivos apostos a produtos fabricados que tem nas mercadorias comercializadas ou ligadas às prestações de serviços a fim de identificar a qualidade do objeto lançado ao mercado.

Este objeto, assevera o autor, é vinculado a um determinado titular que possui o direito de clientela, já que são sujeitas a registro e são parte da propriedade industrial, não é concebido no direito brasileiro vigente, o direito natural de ocupação sobre uma marca. Porém, explica o autor que a partir da feitura do depósito para o registro da marca, há uma certa expectativa de direito sendo que é inclusive um direito de proteção possessória para alguns doutrinadores estudados por Barbosa131. Dessa forma, se fez necessário o inicial estudo no que coube ao direito de propriedade e as suas considerações, remontando o panorama onde as marcas estão inseridas para enfim, demonstrar o que é a marca de alto renome e a marca notória, suas características na doutrina estão presentes a fim de trazer uma maior segurança jurídica aos criadores e detentores dos direitos das marcas.

EFEITOS DA NOTORIEDADE Estudado anteriormente, para haver a notoriedade de uma marca, haverá a utilização do princípio da territorialidade e o da especialidade da proteção. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO DE NOTORIEDADE Diante da existência da doutrina e da legislação no que tange aos critérios de aferição de notoriedade, é importante constatar que os fundamentos jurídicos de marcas notórias possuem diversas peculiaridades que devem ser analisadas neste item. Portanto, como expõe Barbosa137 há a tentativa de diferentes países em basear a sua proteção das marcas notórias em figuras que sejam jurídicas, complexas e difusas, mais próximas de essências econômicas da questão que podem ser observadas a sua proximidade quando desenvolvida pela jurisprudência e pela doutrina no caso de Walls em face Rolls Royce em 1925, em razão da noção do parasitismo.

Será visto no capítulo a seguir noções de parasitismo, inclusive com princípios pautados nos direitos e garantias constitucionais nos julgados a serem observados, porém, é importante constatar que o autor afirma que mesmo que ainda haja a mesma qualidade do competidor parasitário e podendo os dois produtos serem comparados, restaria o próprio enfraquecimento do signo, havendo a diluição de sua distintividade. Importante se faz a análise do julgado a seguir pelo Tribunal Regional Federal da 2ª região no que concerne à decisão da 2ª Turma Especializada que tratou do assunto da colidência de marcas e da teoria da diluição, mesma forma com que foi apresentado pela obra de Barbosa138. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Não seria irrazoável imaginar que uma empresa internacional do porte da autora resolvesse diversificar os seus negócios, lançando-se também em outro segmento, qual seja, o de serviços relacionados à área de comunicação, publicidade e propaganda, daí se podendo extrair a real possibilidade de confusão no público consumidor quanto à origem destes.

Acrescente-se a tal conjuntura um dado primordial, qual seja, o elemento característico “DELL” tem sua origem no patronímico do sócio-fundador Michael Dell. Apelação desprovida139 (grifo nosso). Além da observada deste julgado acerca da confusão do público consumidor com a presença de duas marcas com o mesmo nome no Brasil, o autor Barbosa140 ainda aduz sobre o insucesso da marca TAMA que foi usada no exterior por volta da década de 70, cobrindo desde equipamentos pesados a bens de consumo populares, de forma que ilustra o resultado claro do que se tem pela Teoria da Diluição de um símbolo. Para aferição da noção de notoriedade, o autor afirma que é uma determinante objetiva, entrando também em consonância com Correa141 que afirma que a notoriedade, em seu sentido amplo, deve ser entendida como o fenômeno que a marca se solta e desprende-se do ambiente em que ela foi originalmente inserida.

the value associated with the mark145. Já no que consta o TRIPS, o artigo 16 item 2 afirma que levará em conta a marca naturalmente notória, inclusive aquela também tornada famosa pelo sólido e pesado investimento publicitário sobre ela146. JULGADOS E ANÁLISE DE MARCAS NOTÓRIAS E SUAS ESPECIFICIDADES Em análise por Barbosa147 quando mencionado acerca dos efeitos da notoriedade, ao tratar dos princípios da territorialidade e especialidade, para aferição da notoriedade da marca há a superação de outros princípios existentes para o registro de marcas, neste sentido, mencionou o presente julgado que atribuiu efeito extraterritorial e efeito desespecializante a marca. Propriedade Industrial. Marca notória: "Chica Bon". Art. o. d, do CPI, e art. o. vi, do Código de Proteção ao Consumidor.

II - a lei nº 5772/71, em seu art. item 20, dispõe que "não é registrável como marca: nome, denominação, sinal, figura, sigla ou símbolo de uso necessário, comum ou vulgar quando tiver relação com o produto, mercadoria ou serviço a distinguir, salvo quando se revestirem de suficiente forma distintiva. III - sentença incensurável. IV - apelações conhecidas, porém, improvidas. V - decisão unânime150. Proteção da marca de alto renome, independente da classe em que está registrada. Apelo provido151. Portanto, entendeu que o nome Furnas remete os consumidores diretamente para sinônimo de energia elétrica, não sendo possível atrelar o nome à empresa de turismo. Em outro passo, outro julgado pelo citado Tribunal Regional Federal, a primeira turma especializada decidiu no sentido de entender que as partes demonstraram provas cabais de notoriedade de prova em outros países, exceto no âmbito nacional, no que recai à marca “WEIDER”, sendo reconhecida em diversos outros países como Portugal e Estados Unidos.

Aqui no Brasil surgiu a mesma marca de esportes e com o reconhecimento de cópia pelos donos da marca original e notória, ajuizaram ação ordinária em face do INPI e de SOCRAM COMÉRICO E INDÚSTRIA LTDA. Após esse destaque do direito de propriedade, passou-se para a análise em espécie as marcas, demonstrando parte do alcance em que o objetivo específico para alcançar a inteligência presente na doutrina e jurisprudência que cerca as marcas notórias e de alto renome. Dessa maneira, ao alcançar este objetivo, o escopo do trabalho passa a ser a análise do que é a marca notória, diferenciando a com a marca de alto renome, observando que cada uma possui suas características e peculiaridades.

Assim, foi possível constatar que a grande teia a qual a propriedade industrial hoje é inserida no Brasil, tem como certo a grande regulamentação dos seus institutos, inclusive com a criação do órgão regulador e fiscalizador do Instituto Nacional de Propriedade Industrial. A fim de que sejam sempre fiscalizadas as criações das normas e a existência de uma segurança jurídica para aquele que dos seus direitos usufrui, gerando sanções para aqueles que vem a infringir seus regulamentos. É neste patamar que a análise jurisprudencial se fez muito importante, no momento de poder entender em como recai o pensamento e as teorias aplicadas pelo Tribunais em razão das marcas notórias, da teoria da diluição e dos julgamentos plausíveis no sentido de não aceitar com que outra marca venha a aproveitar-se do alto renome da outra, a atribuição do efeito desespecializante, como visto anteriormente.

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